日本で特許出願を行って特許権を取得すれば、日本国内においてその発明についての商品等の製造や販売等を独占できますが、この独占権の範囲は日本国内にとどまります。したがって、他国においても同様に独占権を取得したい場合には、その国を対象とした出願を行い、権利を取得する必要が有ります。
外国出願における弊所の特徴
- 特許・実用新案・意匠・商標 いずれも対応可能です。
- 世界各国・多数の特許事務所との取引がございます。
- 弊所で国内出願を担当していない案件についても対応可能です。
- 平均アクション回数が少なく、コスト削減になります。
- 報告書には包袋の履歴データを添付します。
- 中間処理にはクライアント様のご希望により対応案や補正案を添付します。
外国特許出願明細書について
同業者から、現地代理人や現地審査官が本発明を理解していない、という苦情をしばしば耳にします。しかし現地の彼らだって専門家。問題の本質が、彼らの能力不足ではなく、現地に送った明細書の英語に起因することを疑ったほうが良いかもしれません。
日本語で記載された文章を英語に翻訳するときに、単語の置き換え作業で英文を作成しても通じないことが多くあります。例えば、『ＡはＢよりＣに近い』という原文に対し、「ＡとＢとの距離」と「ＡとＣとの距離」とを比較しているのか、それとも、「ＡとＣとの距離」と「ＢとＣとの距離」とを比較しているのかは、明細書の内容を正しく理解していないと英語で正確に表現することはできません。内容を理解できた後、そのままの英訳で正確に伝わる自信がなければ、「距離」という言葉を追加して言い換えます。これにより、日本語で記載された文章の内容を英語で正確に伝えることが可能となります。
このように、英語を補い、自信がなければ言い換えを行い、単数・複数に注意し、不定冠詞aと定冠詞theとを適切に使い分け、ある構成部分についての説明は、明細書中に飛び飛びに記載するのではなく、可能な限りその構成部分について記載した箇所に書き入れる努力をしなければ、なかなか発明の内容は現地に正確に伝わりません。結局のところ、原日本出願の明細書に記載されている内容を正確に反映することが重要であり、これができれば、あとは発明の新規性、進歩性のみの問題です。
また、原日本出願の明細書中に、実施不能な実施の形態を発見することがあります。そのような場合には、クライアント様に相談して、その実施の形態の記載を削除すべきか、動作可能な構成となるように書き直しをすべきかを検討しなければ、余計な拒絶を受けることとなります。
弊所は、拒絶の対象が新規性、進歩性に限定されるような明細書を作成することにより、結果的に外国出願のコストの低減を実現してまいりました。更に、後にも述べるように、各国の基準に合わせた明細書の作成を心がけております。
また、国内出願と外国出願とを同一の事務所に担当させることが必ずしも好ましいとは限りません。同一人が担当した場合、誤りを見逃がす場合や、独りよがりな解釈の域を出ない場合があります。別人が担当することにより、客観的な視点で誤りを判断することが可能となり、また、不明瞭な記載が明らかになります。ちなみに、弊所の外国出願のメイン・クライアントについては、国内出願はほとんど担当しておりません。国内及び外国の両方を担当する場合でも、所内の担当者を敢えて別人にすることもしばしばあります。
外国特許出願中間処理について
現地代理人の中間処理費用は高額であるのが現実です。
弊所では、クライアント様の意図が現地代理人に正確に伝わるように、また、正確に伝えた後で現地代理人がこちらの誤りを指摘できる程度に、わかり易い指示をするよう心がけております。例えば、米国の中間処理の場合、現地側が弊所作成の補正案や意見等をコピー＆ペーストで処理することも多くあります。また、クライアント様からの指示が法的に不適切であると考えた場合には、クライアント様の心証を害さない限りにおいて逆提案をしたり、現地代理人の見解がもらえるようなレター作りをするよう心がけております。
概算ですが、１回の拒絶に要する費用は、現地＋弊所で平均３５万程度であると思われます。ある大手のメーカーからは、出願から特許までに要する現地＋弊所の費用総額が、ご利用の国内特許事務所の中で最も低かった、というデータをいただきました。